黄胜【1】

企业可以通过多种方式获得技术，主要包括自主研发、获得他人许可或者通过并购方式获得技术。通过并购方式获得技术可以直接获得现有成熟工艺，避免浪费时间和人力物力资源从头开始研究以及研发失败风险。此外，拥有技术所有权也可以使企业在商业竞争中处于可攻可守的位置。例如，在面临竞争对手的知识产权诉讼时，可以其作为交叉许可的筹码作为防守武器。因此，实践中有相当部分的并购交易是以获得目标公司的技术为主要目的。

为确保收购的技术物有所值和避免不必要的风险，在以获得技术为主要目的的并购交易中需要对目标技术进行详尽的知识产权尽职调查，而不论其采用何种形式进行收购（例如，合并、股权收购或资产收购）。尽职调查具有发现风险功能，买方可以根据尽职调查中发现的风险确定是否继续交易、调整交易价格或者相应地调整交易合同中的其他内容（例如，陈述和保证条款、先决条件和交割条款以及赔偿条款等）。

在以获得技术为主要目的的并购交易中，与拟收购的目标技术相关的风险主要可分为所有权风险、合同风险、侵权风险和商业化风险，下文主要列出每一大类风险里面需要重点关注的常见问题。与技术相关的知识产权主要体现在专利和商业秘密权利中，下文仅讨论专利和商业秘密相关的尽职调查问题。

一、所有权风险

对于目标公司自主拥有的技术，需要核实相关技术是否确实属于目标公司所有以及所有权是否存在瑕疵。常见的调查事项包括：

1．一般事项

（1）对于目标公司自主研发的技术，需要关注目标公司员工劳动合同中是否包含有效发明转让条款。尽管我国有法定职务发明制度，但明确约定发明转让条款更有利于确保发明顺利归属于目标公司，避免员工提出所有权争议。此外，在入职之时，有些公司会要求研发人员列出其之前作出的发明并说明其归属于其本人还是其前雇主所有，这一文件通常会作为劳动合同的附件。在尽职调查中，买方需要重点关注这些研发人员劳动合同相关附件，确保其重点关注的核心技术并不在该劳动合同附件中。最后，需要重点关注创始人是否已经将全部业务相关技术的所有权转移至目标公司，避免对交易之后运营造成影响（例如，创始人在出售所有股权之后以目标公司在经营中使用这些技术为由主张许可费）。

（2）对于目标公司联合开发的技术，需要关注其与第三方的合作或者共同开发是否签署书面合同以及合同中是否包含明确的知识产权归属。如果没有具体明确的知识产权归属，这会是权属发生争议的风险点。

（3）对于目标公司通过转让方式获得所有权的技术，需要确认目标公司已经通过之前的交易合法有效地获得了目标技术所有权。就国内专利所有权或者专利申请权，可以核实目标公司提供给国家知识产权局（以下简称国知局）的文件以及国知局出具的手续合格通知书等文件。对于商业秘密，可以调查核实之前的转让协议以及相应的附件清单。

2．专利特殊事项

（1）审查目标公司在国内和国外已授权和正在申请专利相关文件，包括专利权利证书、专利说明书、专利申请文档、pct申请文件和缴费凭证等。重点关注目标公司是否是专利权人或者专利申请人以及专利是否处于有效状态（包括专利权是否保护期满和是否按年缴纳专利年费）。

（2）对于重点关注的核心专利，买方可考虑进行适当的在先技术检索，评估其因缺乏新颖性或创造性等原因而被宣告无效的可能性。可调查相关专利是否曾被提起过专利无效程序以及最后的结果。此外，评估规避设计该专利的可能性，如果可以轻易规避该专利相关权利要求，则该专利的价值将大打折扣。

（3）对于重点关注的核心专利，还需要考虑其已经获得专利授权或者已申请专利权的国家和地区，确保买方已进入或者打算进入的市场已获得专利授权或者已经申请了相关专利。

（4）专利权是否被质押，如有，重点审查主债务合同、质押合同以及是否在国知局办理了质押登记。

3．商业秘密特殊事项

（1）采取合理保密措施是商业秘密的基本构成要件之一，需要关注目标公司是否采取了合理的保密措施。例如，是否与员工以及所有能接触到保密信息的第三方签署了保密协议、是否有合理的文件保密分类制度和接触制度（如部分核心技术仅限特别授权人员才能接触）、是否采取了合理的物理保密措施（如保险柜或者门禁设备），等等。

（2）尽职调查有利于发现商业秘密保护方式的不足，并可为将来改进创造条件。例如，对于容易通过独立研发或反向工程获得但可符合专利权保护的秘密技术，可以考虑尽早申请专利保护，而尽量避免以商业秘密方式保护。

二、目标公司获得许可技术的合同风险

需要关注目标公司从第三方获得技术许可的合同风险的原因存在多种可能。在有些交易中，买方可能由于各种原因无法获得第三方的技术许可，而希望通过并购目标公司的这一方式获得许可；也有些买方希望并购不会对目标公司继续使用许可技术造成障碍。对于目标公司通过许可方式引进的技术，通常需要关注如下问题：

1．许可合同是否有效、合同的实际履行情况、相关合同是否存在争议以及争议的解决情况。

2．在合并和股权收购交易中，需要重点关注因控制权发生转移而需要获得许可方的同意以及许可方是否有权提前终止合同等问题。在资产收购交易中，需要重点关注目标公司是否有权将相关许可权利转让给买方、是否需要获得许可方的事先同意以及许可方是否有权提前终止合同等。

3．该许可技术使用范围是否存在限制？是否有权再许可？在并购交易完成之后，买方及其关联公司是否有权使用？

4．专利许可合同是否根据我国相关法律规定在国知局办理了备案登记。如属于从海外引进的技术，专利和商业秘密技术许可是否按照我国技术进口相关规定获得许可证或者完成登记程序。

5．如果目标技术组合中有一部分位于海外，且买方需要将相关技术引进到国内整合使用，则需要重点关注相关海外国家技术出口管制政策以及我国的技术进口限制政策。如果这些技术是目标公司通过许可获得的，需要重点关注该许可合同的地域性，如果许可区域并未涵盖中国，则并购之后在中国境内使用会存在侵权风险，即使这些技术已顺利进口到国内使用。

三、目标公司对外作出的限制性承诺引起的风险

目标公司之前对目标技术所作出的限制性承诺会直接影响目标公司的业务和竞争地位，进而可能影响买方并购目的的实现。通常来说，需要重点关注如下问题：

1．目标技术是否已经许可给第三人使用？已授予许可的类型、地域范围和期限是什么？如果已经向第三方在买方重点关注的地域市场授予了长期独占许可，这意味着交易之后买方无法在相关市场使用目标技术。

2．是否因该并购交易触发之前尚未生效的许可生效。如因为该交易导致许可生效，这意味着目标技术价值将变低，同时可能会导致直接竞争对手获得相应技术的使用权。此种待生效的许可安排通常体现在专利纠纷的交叉许可协议中，为了避免双方因技术易主而再次陷入专利大战，许可协议中约定一方在出售相关专利时（包括破产时拍卖相关专利），另外一方将自动获得该出售专利的普通许可使用权。

3．被许可的目标技术是否有价格最惠国待遇条款？如有，则意味着享有最惠国待遇条款的被许可人可以请求相应地调整许可价格，从而损害目标技术的价值。

4．在股权收购或者合并交易中，因目标公司原先作出的限制性承诺仍然留在目标公司或者由合并后的主体承担，需要关注目标公司是否作出了合法有效的不竞争承诺（例如，为了获得技术许可或者对外许可技术承诺在一定期限和一定地域范围内不生产销售某一类型产品）或者给予了非常规的补偿承诺（例如，因目标公司对外许可目标技术被诉侵权造成的损失，目标公司在许可合同中作出了超出正常范围的补偿承诺），评估这些限制性条款对将来实现并购商业目的的影响。

四、侵权风险

为避免成功交易之后来自第三方或者交易失败之后来自目标公司的侵权风险，通常需要重点关注如下问题：

1．除获得技术外，如果买方通过合并、股权收购或者资产收购的方式还获得了目标公司相关业务，需要关注该业务侵犯第三方知识产权风险。买方可以要求目标公司列出目前已有或者潜在的来自第三方的知识产权诉讼，要求目标公司列出正在使用的但目标公司没有所有权或者许可使用权的技术并要求其说明目标公司有权使用的基础（例如，目标公司可能会主张该第三方的专利技术无效，或者目标公司享有在先使用权）。

2．如果目标技术涉及商业秘密，需要关注目标商业秘密是否存在侵犯他人权利的风险（例如，创始人或者核心技术员工将其前用人单位的商业秘密带到目标公司且目标公司从事的业务与前用人单位的业务存在竞争关系）。

3．对于买方希望在并购交易之后留下的核心员工，需要调查相关员工是否受到竞业限制条款约束（例如，对于目标公司创始人，需要调查其从前用人单位离职创业时是否签署了竞业限制协议）。

4．对于涉及转让用户个人信息的交易，需要评估目标公司收集和使用这些数据是否符合相关法律规定，审查目标公司的用户使用条款和隐私政策等，确保相关数据可以转移至买方，避免因涉嫌侵犯个人隐私被诉。

5．如果目标技术涉及技术秘密信息，为避免因交易失败而导致商业秘密侵权风险，买方应在尽职调查前签署的保密协议中对技术秘密尽职调查相关事项进行明确约定。例如，明确是否可由买方的同领域技术员工接触评估相关保密技术以及这些买方技术员工是否可在将来的同领域研发中使用尽职调查中所记忆内容。如果目标公司不同意，作为替代方案，买方可以使用将来不参与同领域开发的员工或者聘请第三方技术专家进行尽职调查和评估，从而避免交易失败后买方同领域独立研发的技术不受污染。

6．除目标公司侵犯他人权利风险之外，还需要调查是否有第三方侵犯目标技术知识产权的情况，并调查相关潜在权利主张是否已过诉讼时效。

（作者注：本文观点仅代表作者个人立场，不代表其所任职单位立场。）

【1】科文顿·柏灵律师事务所律师，微信号：shenghuang2012，电子邮箱：shenghuang2008@live.cn。